美国专利审查指南(MPEP)框架下的新颖性判断标准与实践深度解析

摘要

本文旨在全面、深入地解析美国专利审查实践中关于新颖性(Novelty)的判断标准。本文以美国专利商标局(USPTO)发布的《专利审查程序手册》(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)为核心依据,结合美国专利法典第35章(35 U.S.C.)的相关条款,系统阐述新颖性的法律基础、核心判断原则、具体审查流程,以及在处理特殊类型现有技术(如外文文献、数字出版物)时的具体操作规程。本文旨在为专利申请人、代理人及相关研究人员提供一份权威、详尽的参考指南。

1. 新颖性判断的法律框架与核心概念

在美国专利法体系中,新颖性是授予专利权的首要且不可或缺的实质性条件 。一项发明只有在被证实为“新”的之后,才有资格进入后续的非显而易见性(Non-obviousness)等审查环节。新颖性的判断主要依据《美国法典》第35编第102条(35 U.S.C. § 102)的规定 

《专利审查程序手册》(MPEP)是USPTO审查员进行专利审查时遵循的官方指导文件,它详细阐释了法律条文在实践中的具体应用标准和流程,但不具备法律本身的强制效力 。MPEP中关于可专利性(Patentability)的 第2100章 是理解新颖性审查的核心章节,其中详细涵盖了§ 102的各项规定 

1.1. 新颖性的基本定义

新颖性的核心要求是:一项要求保护的发明在其有效申请日之前,不能是现有技术(Prior Art)的一部分 。换言之,该发明在申请之前未曾以法定形式被公开、使用、出版或以其他方式进入公众领域 

1.2. 现有技术(Prior Art)的界定

现有技术是指在发明的有效申请日之前,任何能够证明该发明并非“新”的公开信息。根据35 U.S.C. § 102的规定,现有技术可以包括但不限于:

  • 在美国境内或境外已获得专利、或在印刷出版物中被描述的发明。
  • 在美国境内已公开使用或销售的发明。
  • 以其他方式为公众所知的发明 。

审查员在启动审查时,首要任务就是进行彻底的现有技术检索,以确定相关现有技术的范围和内容 

2. 新颖性判断的核心原则:“预见”与“单一对比原则”

USPTO判断一项发明是否具备新颖性的核心测试被称为“预见”(Anticipation)。如果一项发明被现有技术“预见”,则其不具备新颖性。

2.1. “预见”(Anticipation)的构成要件

“预见”的成立必须满足一个极为严格的条件,即 ‍“单一对比原则”(Single-Reference Rule)‍ 。该原则要求: 一份单独的现有技术参考文献必须明确地(expressly)或固有地(inherently)公开了所要求保护的发明权利要求中的每一个要素(each and every element)‍ 

这意味着:

  • 对比的唯一性: 审查员不能将两份或多份现有技术文献的内容进行拼接组合,来证明一项权利要求的所有技术特征均已被公开。如果需要结合多份文献才能覆盖权利要求的所有要素,那么这属于非显而易见性(Obviousness, 依据35 U.S.C. § 103)的审查范畴,而非新颖性问题 。
  • 要素的完整性: 该份单一文献必须揭示了权利要求中记载的全部技术要素,并且这些要素的排列组合方式也必须与权利要求所限定的一致。这是一个“严格同一性”的测试 。

MPEP在 第2131章 等章节中详细阐述了基于35 U.S.C. § 102的“预见”驳回标准 

2.2. “固有预见”(Inherent Anticipation)的特殊适用

“固有预见”是“预见”原则的一种特殊但重要的形式。它指的是,即使一份现有技术文献没有明确地记载某个技术特征,但如果根据该文献的教导,该特征是其所描述事物的必然、不可避免的结果(inevitability of result),那么该特征也被视为已被“固有地”公开 

MPEP对“固有预见”的适用标准非常严格:

  • 必然性而非可能性: 审查员必须证明,只要遵循现有技术的教导,某个未明确记载的特征或结果就必然会产生。仅仅是可能或大概率出现,不足以构成固有预见 。
  • 无需当时的认知: 判定固有预见时,并不要求所属领域的普通技术人员在当时就已经认识到该固有特性的存在。只要该特性是客观、必然存在的即可 。例如,在*Atlas Powder Co. v. Ireco, Inc.*一案中,法院就确立了这一原则 。
  • 证据要求: 审查员在提出固有预见的论证时,需要提供充分的事实和技术理由来支持其“必然性”的结论,这可能需要依赖外部证据(extrinsic evidence)来证明 。

MPEP的相关章节(如 MPEP 2111.04)对固有性的判断提供了指导 。

3. USPTO审查员的检索与审查程序

MPEP为审查员进行现有技术检索和新颖性评估提供了详细的操作框架。

3.1. 现有技术检索的步骤与策略

审查员的检索工作是一个系统化的过程,MPEP在 第900章 等部分对此有详细规定。

  1. 确定检索范围: 审查员首先需要充分理解待审专利申请的发明主题,并根据其权利要求确定最相关的技术领域和分类号 。
  2. 选择检索工具与数据库: USPTO的审查员拥有访问内部和外部庞大数据库的权限。检索不仅限于专利文献(美国及外国专利、已公布的专利申请),还必须广泛涵盖非专利文献(Non-Patent Literature, NPL) 。
    • 专利数据库: 包括USPTO内部的专利数据库、WIPO的PATENTSCOPE等 。
    • 非专利文献数据库: MPEP鼓励并要求审查员检索各类NPL。推荐的数据库包括学术数据库(如Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect, PubMed),在线资源(如Google Books, Internet Archive),以及政府研究报告(如NTIS)等 。
  3. 执行与优化检索: 审查员会运用关键词、分类号、引文检索、作者检索等多种策略进行检索,并根据初步结果不断调整和优化检索策略,以确保检索的全面性和准确性 。
  4. 准备检索报告: 完成检索后,审查员会准备一份检索报告,列出所有被认为相关的现有技术文献 。

3.2. 新颖性评估的具体流程

  1. 逐项对比: 审查员会将每一项权利要求(claim)分别与检索到的每一份现有技术文献进行单独对比 。
  2. 适用§ 102条款: 在对比过程中,审查员会判断每一份相关文献是否符合35 U.S.C. § 102中特定条款(如§ 102(a)(1)或§ 102(a)(2))所定义的现有技术资格,并核查是否存在法定的例外情况(如发明人自己的在先公开或联合研究协议下的公开等)。
  3. 发出审查意见通知书: 如果审查员找到一份单一的现有技术文献预见了某项权利要求,就会在该权利要求的基础上发出基于35 U.S.C. § 102的新颖性驳回意见(Rejection)。审查意见通知书中会明确指出所引用的文献、被预见的权利要求项号,并详细阐述该文献如何公开了权利要求的每一个要素 。

4. 特殊类型现有技术的处理规则

在全球化和数字化的背景下,外文文献和网络数字出版物成为越来越重要的现有技术来源。MPEP对此有明确的处理规定。

4.1. 外文文献的处理

外文文献与英文文献在作为现有技术时具有同等的法律地位。MPEP在 第707.05节 和 第901.05(d)节 等处规定了其引用和翻译要求:

  • 引用要求: 引用外文文献时,必须提供足够的信息以便他人能够唯一地识别和定位该文献,例如国家、文献号、公开日期、申请人等 。
  • 翻译要求: 当审查员在审查意见中依赖一份非英文文献时,必须向申请人提供该文献相关部分的英文翻译 。仅仅提供外文摘要通常是不够的 。如果无法提供翻译,有时可以用等效的英文族专利文献代替 。USPTO内部设有翻译部门,可以为审查员提供必要的翻译支持 。

4.2. 数字出版物与网络信息的处理

互联网上的信息,如网络文章、在线数据库、论坛帖子、电子书等,只要满足“公开可及”(publicly accessible)的条件,就可以作为现有技术。

  • 作为“印刷出版物”: MPEP明确,互联网等在线资源中的资料可以构成35 U.S.C. § 102所指的“印刷出版物” 。
  • 公开日期的确定: 确定网络信息的公开日期是关键,也是难点。审查员会依据可获得的最可靠证据来判断。
    • 如果网页上明确标注了发布日期或最后修改日期,通常以此为准。
    • 如果日期存疑,审查员可以借助第三方存档服务(如Wayback Machine – Internet Archive)、搜索引擎的索引记录、网站的日志文件或数字时间戳等来佐证其公开日期 。
  • 引用要求: 引用网络文献时,除了常规的作者、标题信息外,还应尽可能提供URL链接、检索访问的日期以及数字对象标识符(DOI)等信息,以确保引用的稳定性和可追溯性 。USPTO曾发布《互联网使用政策》,为审查员利用互联网进行检索和引证提供了官方指导 。

5. 针对特定技术领域的新颖性判断要点

虽然新颖性的基本原则是通用的,但在某些特定技术领域,MPEP也提供了一些具体的指导。

5.1. 化学产品与化合物

对于化学产品,新颖性的判断通常聚焦于其化学结构或组成。

  • MPEP 第2116章 标题为“新颖、非显而易见的起始材料或最终产品”,指导审查员在评估涉及新颖起始材料或最终产品的发明时,如何判断这些要素对整体新颖性的贡献 。
  • 如果一份现有技术文献已经公开了一种化合物的结构,那么即使该文献没有描述其任何性质或用途,该化合物本身也丧失了新颖性。
  • 对于包含性能、参数(如熔点、粘度)、制备方法等特征限定的产品权利要求,审查员需要判断这些特征是否能够隐含地(inherently)或必然地赋予产品一种区别于现有技术的、新的结构或组成 。如果不能,则这些功能性或参数性的限定通常不足以使产品具备新颖性。

6. 结论

综上所述,根据美国专利审查指南(MPEP),对新颖性的判断是一个基于严格法律标准和系统化程序的审查过程。其核心是“预见”测试以及与之关联的“单一对比原则”。审查员必须通过全面的现有技术检索,找到一份能够单独、完整地公开权利要求所有技术要素的现有技术文献,才能做出缺乏新颖性的结论。MPEP不仅为这一过程提供了详尽的程序性指导,也为如何处理外文文献、数字出版物等特殊类型的现有技术制定了明确规则,从而确保了美国专利审查中新颖性判断的统一性和严谨性。对于希望在美国获得专利保护的申请人而言,深刻理解并遵循MPEP中关于新颖性的规定,是成功授权的关键一步。

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